最近では、特許庁の商標識別力に対する要求が厳しいですね。
例えば、2区分以上の多区分を指定して商標出願していても、拒絶理由通知書では、全区分に対して、商標法第3条1項3号の拒絶理由通知が指摘されます。
識別力がないと判断された根拠として、拒絶理由通知書に別掲を掲げて、ウェブサイト等のURLがはられ、サイト情報が引用されています。
この根拠とされたサイト情報は鵜呑みにせず、内容を吟味し、正しく解釈していく必要があります。
特許庁の見解は、おおよそ、サイト情報から商標法第3条1項3号の拒絶理由のロジックを構築する際に、かなりの思い込みがプラスαされているからです。
本願で多区分の指定商品・役務を指定している場合、すべての区分に相当する別掲が挙げられているか否か。
これ重要です。
私が経験した範囲ですが、
多区分の商標出願において、必ずしも、各区分に対応した別掲（根拠）が示されていないのです。
それなのに商標法第3条1項3号で拒絶する。
でもこれは別に審査基準や法律が間違っているわけではありません。
一部の区分や指定商品・役務において商標法第3条1項3号に該当すると判断されれば、仮に他の区分や指定商品・役務がセーフでも、商標出願全体が拒絶されるからです。
だから、多区分商標において、どの区分がセーフで、どの区分がアウトなのかを見極める必要があるのです。
一区分でも、同一区分内で、多くの商品役務を記載した場合も同じです。
指定商品・役務ごとの検討が必要になります。
この場合、意見書において、商標法第3条1項3号に該当しない旨の反論をしていきますが、審査官にお願いして、商標法第3条1項3号の拒絶理由と指定商品・役務との対応関係を明示して頂き、補正・分割の機会を求めましょう。
特許庁の商標審査官は善意ある優しい人が多いので、意見書の反論を考慮したうえで、手続補正指示書を発行して商標法第3条1項3号の拒絶理由が解消していない指定商品・役務を示して頂けます。
そうすると、アウトの商品役務を手続補正書で削除すれば、残りの商品役務で登録査定になります。
アウトの商品役務の登録査定を諦めたくない場合には、別途、分割出願して時間をかけて争います。
そうすると、論点が明確になり、審決取消訴訟に行っても、争点整理が楽になります。
これは出願人や訴訟代理人にとって、戦いやすくなることを意味します。
